深度解析 | 国内医药巨头如何获得韩国专利无效案胜诉！

一、快速获得韩国专利布局

2022年11月7日，该公司委托国内代理机构北京德崇智捷知识产权代理有限公司（以下简称“德崇智捷知识产权”）通过巴黎公约途径在韩国提交了名称为《化合物和富马酸的结晶体、用于治疗冠状病毒诱发疾病的药物组合物及方法》的发明专利申请（申请号：1020220147414），主张了三项中国发明专利的优先权。

在代理过程中，德崇智捷知识产权充分运用韩国的优先审查制度（基于在先技术调查结果提出）以及补正案评论（事先研讨）制度，仅用半年时间便协助客户于2023年5月12日顺利获得授权（公告号：10-2533637），大幅缩短了海外授权周期，快速形成了专利技术保护。

二、来自巨头的无效挑战

2023年10月27日，某日本制药巨头向KIPTAB提出无效审判请求，要求宣告涉案专利（专利号：10-2533637）全部权利要求无效，并由被请求人承担审判费用。无效方委托的代理机构为韩国知名机构金张律师事务所。

无效方主张的核心理由来自于对优先权争议。涉案专利（专利号：10-2533637）独立权利要求1中粒径数值范围的最小值，并未在中国优先权申请2的说明书中直接记载，因此该涉案专利权利要求的新颖性与创造性判断基准日不应追溯至2022年6月9日（中国优先权申请2的申请日），而应以2022年11月7日（韩国专利申请日）为准。在此基准日下，涉案专利主张的三项中国优先权申请均构成该技术方案的现有技术，可用于评价其新颖性和创造性。

其次无效方还发起了针对该专利的创造性进攻。涉案专利（专利号：10-2533637）权利要求1-6中关于粒径范围的限定，即使经过订正，也可由现有技术（包括上述三项中国优先权申请）直接推导，缺乏特殊技术意义，因此不具备创造性。

三、充分全面的应诉策略

该专利涉及公司的一款重要医药产品——新冠新药，因此收到无效请求通知后，公司立刻会商德崇智捷知识产权启动应对策略研讨。经过双方详细充分的分析与研究，针对该无效请求制定了以下详细的应对策略：

（1）争取应对空间

充分运用韩国无效程序的延期制度，将每轮答复期限由1个月延至3–4个月，为技术与法律论证争取充足时间，并在此基础上对无效理由进行全面梳理，制定针对性应对方案。

（2）精准调整保护范围

在基本不影响保护效果的前提下，对权利要求书进行小幅度订正，在保留最重要产品的核心保护范围的同时确保独立权利要求的稳定性。

（3）联合顶尖律所应战

在德崇智捷知识产权推动下，公司选择了韩国顶尖的世宗律师事务所为本案合作代理方，形成强强联合。

（4）锁定核心争议点

经深入研究，认定本案的核心争议点在于：本领域技术人员是否能够基于优先权主张日当时的技术常识，将涉案专利（专利号：10-2533637）独立权利要求1中粒径数值范围的最小值认定为与中国优先权申请2的说明书记载等同。若审判部不认可该观点，则三项中国优先权申请将被纳入现有技术范围，用于评价涉案专利的新颖性与创造性，从而可能导致专利被全部无效。

（5）技术+法律双重论证

基于对数正态分布理论提出技术论证，成功说服审判部，即便优先权文件中未直接记载粒径范围的最小值，该数值范围亦为本领域技术人员可通过常识直接获得，因而并未超出原始公开范围。

随着案件的深入，上述论证也获得审判部认可，且审判部对另一独立权利要求7则指出“本案专利的技术效果相较现有技术具有显著优势，且在优先权申请2（申请日为2022.6.9）的赋形剂成分的原始数值范围的基础上将部分成分范围进一步缩减为优先权申请3（申请日为2022.9.15）的原始数值范围，并未导致发明目的和作用效果出现本领域技术人员无法显而易见认知的差异，因此将优先权申请2的申请日视为该涉案专利另一独立权利要求7及其从属权利要求的新颖性及创造性判断基准日是妥当的。”

四、应对得当获得胜诉结果

基于上述事实认定，审判部最终裁定：

该该涉案专利所有技术方案的优先权日均可视为2022年6月9日；

由此三项中国优先权申请中最关键的一项（优先权申请2）不能作为现有技术评价涉案专利的新颖性与创造性；

裁定订正后的所有权利要求全部有效。

五、海外维权的成功经验

本案的胜利，除了该公司与专业的服务机构有效且密切配合之外，还得到了北京市知识产权公共服务中心的指导与支持，为专利密集型产业的国内企业在海外维权提供了宝贵经验。

后记

该公司在日本同族专利申请中，德崇智捷知识产权也经过多轮答辩，顺利为该公司获得专利授权，为其今后在日本开展业务提供了坚实保障。

同时，该公司围绕此系列专利的全球海外维权行动将成为国内医药企业参与全球市场与技术竞争的焦点。该公司后续是否会进一步采取行动，我们将持续跟进报道。