关注！对比中国与美国专利审查有何不同？如何认定“新颖性”与“创造性”？

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新颖性审查标准

中国关于新颖性的审查标准

根据中国《专利法》第22条第2款规定：“新颖性，是指：

• 申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过，或者以其他方式为公众所知（即，不是现有技术）

• 也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中（即，不是抵触申请）”。

美国关于新颖性的审查标准

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创造性审查标准

中国创造性审查标准

    我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。

    根据中国《专利审查指南》第四章3.2.2.1节的规定，对“突出的实质性特点”进行判断分三步进行（即三步法）：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

“判断显而易见”，扭转局面的潜力更大

    在中国，审查员在否定创造性时，针对一些区别技术特征，在没有额外检索的情况下，很大可能会以“容易想到”或“常规技术手段”为由否定其创造性。这也是中国专利审查中最常见的套路。“容易想到”类似的审查结果是一种相对主观的评价，审查员可以基于自身的知识和经验做出判断。由于缺乏明确的客观标准，申请人很难用具体的证据反驳这一点。

    实际上，在中国并非每一个“容易想到”都难以应对原因在于，如果审查员没有找到确凿的对比文件，却坚持说“容易想到”，此时抗辩的成功率反而会提高。虽然申请人很难用具体的证据反驳，但通过合适的抗辩策略，即使在正常审查阶段未能通过，复审阶段仍有扳回一局的可能性。结合中国答审实操中的复审成功率来看，这种可能性还不低。

    因此，即使某些技术在初审阶段被否定创造性，通过合理的抗辩和复审，最终获得授权的几率依然很大。

检索证据更充分，抗辩难度更大

    在美国，审查员会进行全面的现有技术检索，找到与申请技术相关的对比文件。审查员认为不具备创造性的特征，基本上都是基于这些对比文件得出的结论，审查员的结论是有证据支持的。从某种程度上说，美国专利审查员对专利创造性方面的审查更为谨慎和严格。

    实际上，美国的这种审查方式会使抗辩变得更加困难。面对检索出的对比文件，即使其中的技术特征与申请人的技术方案在细节上有差异，但这些差异如果很小，或被认为是公知常识、容易想到等，抗辩说服审查员该技术具有创造性将非常困难，因为有确凿的证据支持审查员的结论。

    对于确实具有新创性的技术，美国审查员的正向反馈可能性更高。因为其依赖于检索证据的审查过程可以帮助真正具有创新技术脱颖而出。但是，对于存在一定新创性风险的技术，可能难以经受这样高强度检索的考验。

    而在中国，尽管更容易出现“容易想到”类似的主观性判断，但这也意味着如果审查员没有提供足够的对比文件，申请人通过合理抗辩和增加特征，仍有较大机会获得授权。

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不同国家，答复应对方式不同

    应对美国专利的答复，需要申请人将各个对比文件与权要中的特征进行仔细的对比，以明确对比文件是否能够完全对应权要中的特征，以及对审查员的结合逻辑进行分析，以确认通过结合来评价权要的创造性是否合理。如果对比文件与特征不对应、或者结合不合理，自然可以抗辩应对。

    应对中国专利的答复时，除了仔细对比以外，还需要根据审查意见得出结论的具体说法来制定相应的答复策略。比如，对于”公知常识“”容易想到“的审查评述，结合审查逻辑据理力争。

    中国申请获得授权，但基于相同内容申请的美国专利却无法授权的风险有多大？

    这取决于具体情况。除了考虑风险本身，更重要的是还要考虑为这个风险买单的代价。在申请专利过程中，为了说服审查员并证明技术具有创造性，中美两国的成本是不一样的。总体来看，美国的成本更高。

    从申请官费来看，一件中国发明专利申请官费大概在3650人民币，而一件美国发明专利申请官费大概在2780美元，远远高于中国专利的成本。

    除了较高的申请官费外，还需要花钱请美国专利代理机构答复审查意见。美国专利代理机构收取的答复服务费也远高于中国的专利代理机构。

    可见，美国专利在申请阶段的费用就很高，加上创造性审查过程中容易触发的RCE成本，风险被进一步放大，申请人要承担的代价也更高。